List zgody – nowa instytucja w Prawie własności przemysłowej

1 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Przewiduje ona wiele nowych i istotnych z punktu widzenia interesów przedsiębiorców rozwiązań. Wśród nich w szczególności należy wymienić wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji listu zgody (letter of consent).

Dotychczas kolizja oznaczenia z wcześniejszym znakiem towarowym stanowiła jedną z podstawowych przyczyn odmowy jego rejestracji przez Urząd Patentowy RP. Zasada taka wynika z art. 132 ust. 1 i ust. 2 Prawa własności przemysłowej.

Zgodnie z treścią art. 132 ust. 1 wskazanej ustawy,  nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do:

1. znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby;
2. wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął okres 2 lat.

Ponadto, stosownie do postanowień art. 132 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, nie udziela się również prawa ochronnego na znak towarowy:

1. identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
2. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
3. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak pokazuje praktyka, powyższe przeszkody rejestracyjne okazywały się być szczególnie uciążliwe dla spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie posługują się one bowiem znakami towarowymi, które poprzez użycie w nich elementów charakterystycznych dla danej grupy, tj. kolorystyka, kształt, słowo, symbol, są do siebie niezwykle podobne, a czasem wręcz identyczne. Spółka córka, chcąc zarejestrować znak podobny do znaku już zarejestrowanego na rzecz spółki matki, niestety nie miała takiej możliwości. W większości przypadków, jej wniosek o rejestrację spotykał się ze zdecydowanym sprzeciwem UP RP, nawet gdy spółka matka wyraźnie zgadzała się na taką rejestrację. Urząd, w ślad za orzecznictwem sądów administracyjnych, uzasadniał swoje stanowisko tym, że fakt istnienia powiązań kapitałowych, organizacyjnych oraz osobowych pomiędzy przedsiębiorstwami nie może być uznany za gwarancję jakości produktu oznaczonego spornym znakiem. W rezultacie, jego zdaniem, z samej przynależności do grupy kapitałowej nie można wyprowadzić wniosku, że oznaczenia pochodzące z przedsiębiorstw powiązanych nie wprowadzają w błąd odbiorców (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 710/10).

Na szczęście dla przedsiębiorstw powiązanych, od 1 grudnia 2015 r. rejestracja oznaczeń podobnych do znaków wcześniejszych jest dopuszczalna. Umożliwia to implementowana do polskiego systemu prawnego instytucja listu zgody (tzw. letter of consent). Zgodnie z art. 133 ust.1 Prawa własności przemysłowej, okoliczność funkcjonowania na rynku kolizyjnego oznaczenia nie będzie stanowiła przeszkody rejestracyjnej, jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Możliwość wprowadzenia do polskiego prawa listu zgody istniała od dawna. Zgodnie z art. 4 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (a wcześniej zgodnie z Pierwszą Dyrektywą Rady z 21 grudnia 1988 r., 89/104/EWG), Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Dobrze, że w końcu ustawodawca podjął decyzję o jej implementacji do polskiego Prawa własności przemysłowej. Z pewnością ułatwi to funkcjonowanie przedsiębiorcom na polskim rynku. Chciałoby się rzec: lepiej późno niż wcale.

photo by: Marcel Hol